特許出願には、さまざまな戦略が存在します。特許制度について深く理解し制度をハックすることで、自社の成長に寄与するより効果的な特許取得が可能です。そのうちの一つが「分割出願」です。
では、特許の分割出願とはどのような戦略なのでしょうか？また、分割出願をすることには、どのようなメリットがあるのでしょうか？
今回は、特許の分割出願の概要や分割出願のメリット、注意点などについて、弁理士がくわしく解説します。
特許権とは
特許権とは、発明を独占的に実施する権利です。特許権を取得することで、他社に無断でその発明を実施された場合に、侵害行為をやめさせる請求（「差止請求」といいます）などが可能となります。
とはいえ、特許権は発明時点で自動的に発生するものではありません。特許権を取得するには、特許庁に出願をして特許が相当である旨の査定（「特許査定」といいます）を受け、登録料を支払う必要があります。
特許を受ける主な要件
特許査定を受けるには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか？特許を受ける要件をまとめて解説します。
- 「発明」であること
- 産業上の利用可能性があること
- 新規性があること
- 進歩性があること
- 先願であること
- 公序良俗を害さないこと
「発明」であること
1つ目は、「発明」であることです。
発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」です（特許法2条1項）。次のものは「発明」ではなく、特許を受けることができません。
- 自然法則自体：「エネルギー保存の法則」、「オームの法則」など
- 発見であり創作ではないもの：エックス線の発見など
- 自然法則に反するもの：永久機関など
- 自然法則ではないもの：経済法則、ゲームのルールなど
- 技術的思想ではないもの：絵画、彫刻など
- 高度ではないもの：日用品の考案など
なお、日用品の考案である場合には実用新案登録を検討します。
産業上の利用可能性があること
2つ目は、産業上の利用可能性があることです。
特許法はそもそも産業の発達に寄与することを目的としているため、産業上の利用可能性がない発明では特許を受けることができません（同1条）。たとえば、理論上は可能であっても、実際上明らかに実施できない発明などは特許の対象外です。
新規性があること
3つ目は、新規性があることです。
特許の出願前に公知となった発明については、特許を受けることができません（同29条1項）。他社が実施している発明のみならず、出願前に自社が実施した発明や論文・テレビなどで一般に公開された発明なども新規性要件を満たさなくなるため注意が必要です。
進歩性があること
4つ目は、進歩性があることです。
特許出願前に公知となった発明により、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に発明できるものは進歩性がないと判断され、特許を受けることができません（同2項）。
先願であること
5つ目は、先願であることです。
特許は「早いもの勝ち」の制度であり、同様の発明について他社に先に出願された場合には、自社は特許を受けることができません。発明の前後ではなく出願の前後で判断されるため、特に競争の激しい分野では出願を急ぐよう注意が必要です。
公序良俗を害さないこと
6つ目は、公序良俗を害さないことです。
他の要件をすべて満たす場合であっても、公の秩序や善良の風俗、公衆の衛生を害するおそれがある発明については特許を受けることができません（同32条）。
特許出願の主なメリット
発明について特許を出願することには、どのようなメリットがあるのでしょうか？ここでは、出願をして特許を受ける主なメリットを解説します。
- 特許発明の独占的実施が可能となる
- 無断で模倣される事態を避けられる
- 他社との交渉を有利に進めやすくなる
- 先に出願されその発明が使えなくなる事態を回避できる
- ライセンスによる収益を得られる
特許発明の独占的実施が可能となる
特許を取得することで、その発明の独占的実施が可能となります。これにより、自社の優位性が確立でき、市場の独占や他者との差別化がはかりやすくなります。
無断で模倣される事態を避けられる
特許を取得した場合、他社による模倣を避けやすくなります。なぜなら、先ほど解説したように、特許を受けた発明（「特許発明」といいます）については独占的実施が可能となり、侵害品に対して法的措置がとりやすくなるためです。
法的措置のメニューとしては、侵害を辞めることなどを求める「差止請求」や「損害賠償請求」などが挙げられます。また、故意に侵害された場合には、刑事責任を問うことも可能です。
他社との交渉を有利に進めやすくなる
その分野における重要な特許を取得できれば、他社との交渉を有利に進めやすくなる効果が期待できます。なぜなら、他社がその特許発明を実施するには、自社の許諾を受ける必要があるためです。
もちろん「許諾をしない」との選択肢もある一方で、特許ライセンスを交渉の有力なカードとして使用することもできるでしょう。
先に出願されその発明が使えなくなる事態を回避できる
「守り」の側面として、自社の発明について特許を取得することで、先に同様の発明について特許出願されてその発明が実施できなくなる事態を避けられるメリットもあります。
先ほど解説したように、特許を受けるには「先願」でなければなりません。つまり、模倣などではなく自社で一から開発をした技術であったとしても、出願について他社に先を越されてしまえば、自社はその発明について特許を受けることができなくなるということです。それどころか、その発明を実施するためには、原則として特許権者である他社にライセンス料を支払ったり特許権を買い取ったりしなければなりません。
自社の発明について真っ先に特許を出願することで、このような事態を避けることが可能となります。
ライセンスによる収益を得られる
自社が特許権を取得した場合、特許発明を自社で実施するのみならず、他社にライセンスをしてライセンス料を得る選択も可能です。これが収益源となることで、経営の安定や事業の成長につながるでしょう。
特許出願の主なデメリット
特許出願の最大のデメリットは、出願から1年6か月後に出願内容が公開されることです。特許を受けられた場合のみならず、審査の結果、特許が受けられなかった場合であっても公開されることに注意しなければなりません。公開されることにより、その発明を他社に模倣される可能性も生じます。
特許を受けた場合は、仮に模倣をされた場合、差止請求や損害賠償請求などの法的措置をとることは可能です。とはいえ、侵害行為にすぐには気づけずその間にも逸失利益が拡大するおそれがあるほか、訴訟となれば自社にも対応費用や多大な手間などが生じます。そのため、重要な発明について「あえて出願しない」との選択肢をとる場合もあります。
とはいえ、出願しなければ万が一技術が漏洩した場合の対処がより困難となるほか、他社に先に出願されてしまえば多大な影響が生じかねません。実際のケースでは、弁理士によく相談したうえで出願するか否かを検討するとよいでしょう。
特許の分割出願戦略とは
特許制度を使いこなすにあたって知っておくべき戦略の一つに、「分割出願戦略」があります。
分割出願戦略とは、元となる出願（「原出願」といいます）をした後で、原出願の「子ども」のような発明を分けて出願をする戦略です。この「子ども」にあたる出願を、分割出願といいます。
分割出願では、原出願の明細書に記載された技術内容を請求項とすることができます。とはいえ、分割出願も新たな特許出願であることから一から審査されることとなり、原出願があるからといって審査が簡便となるわけではありません。
ただし、分割出願には多くのメリットがあります。
分割出願の主なメリットと目的は、次でくわしく解説します。
分割出願戦略の目的・メリット
分割出願は、何のために行うのでしょうか？ここでは、分割出願戦略の目的や主なメリットを解説します。
- 出願日が遡及する
- 拒絶理由を考慮した効率的な権利化がしやすくなる
- 原出願が公開されてからも新規性や進歩性要件を満たしやすくなる
- 原出願が公開されてからも新規性や進歩性要件を満たしやすくなる
- 発明の保護対象を拡大できる
- 他社への牽制として活用できる
なお、分割出願戦略には高度な知識や戦略策定力が必要であり、自社だけで的確な戦略を練ることは容易ではありません。そのため、分割出願をご検討の際には、分割出願戦略についての知見を有する弁理士へご相談ください。
出願日が遡及する
分割出願の最大のメリットは、分割出願の出願日が、原出願の出願日まで遡及することです（特許法44条2項）。
たとえば、原出願が2024年12月2日になされた場合、分割出願を実際には2025年10月1日に行ったとしても、分割出願日は2024年12月2日になるということです。これにより、原出願の明細書に分割出願を予定している技術の内容が記載されてさえいれば、原出願日の出願日を確保した状態で権利化を目指すことが可能となります。
先ほど解説したように、特許出願は「早い者勝ち」です。分割出願ではなく、発明Aを2024年12月2日、発明Bを2025年10月1日にそれぞれ出願した場合、仮に他社が発明Bと類似する発明について2025年8月1日に出願してしまえば、自社は発明Bについて特許を受けることができません。
同様のケースであっても発明Bが分割出願であれば、発明Bの特許は2025年8月1日に出願した他社ではなく、自社が取得できるということです。
拒絶理由を考慮した効率的な権利化がしやすくなる
特許出願について拒絶理由があるとされた場合には、補正により特許を受けられる可能性があるものの、いわゆる「シフト補正」は禁止されています（同17条4項）。
シフト補正とは、発明の特別な技術的特徴を変更する補正です。このような場合において、無理に補正を行い権利化を図ることは効率的ではありません。
一方で、分割出願戦略を採用してあらかじめ拒絶理由を考慮することで、分割出願が登録される可能性を高めることが可能となります。早期審査請求と組み合わせた場合には、半年程度で権利化できる場合もあるほどです。
原出願が公開されてからも新規性や進歩性要件を満たしやすくなる
先ほど解説したように、特許を受けるには新規性要件や進歩性要件を満たすことが必要です。この比較対象は、他社の発明だけではないことに注意しなければなりません。自社の発明Aを出願して公開された場合、この発明Aと大差のない発明Bは新規性や進歩性がないと判断されて、特許を受けられない可能性が高くなります。
一方で、分割出願の場合には、原出願を理由に分割出願の新規性や進歩性が否定されることはありません。なぜなら、分割出願の出願日は、原出願の出願日まで遡及するためです。
発明の保護対象を拡大できる
分割出願を戦略的に採用することで、発明の保護対象を拡大することが可能となります。仮に原出願の請求項の文言が「バネ」とだけ書かれていた場合、文字通り「バネ」に関してのみが権利範囲となります。
この場合において、他社がバネと同じ弾性体である「ゴム」に関してその特許を実施していた場合、差止請求などの権利行使はできません。なぜなら、この場合における権利範囲はあくまでも「バネ」なのであって、「ゴム」は特許の対象外であるためです。
一方で、「バネ」の上位概念である「弾性体」について分割出願を行ってこの分割出願が登録されれば、他社が「ゴム」を実施していた場合にも差止請求などの権利行使の対象となります。
他社への牽制として活用できる
分割出願戦略は、他社への牽制としても有効です。
たとえば先ほどの例では、仮に権利範囲が「バネ」のみである場合、他社は「ゴム」について実施しても特許権侵害とはなりません。少なくとも、その時点では「ゴム」を権利範囲とした特許権は存在せず、出願もされていないためです。
一方で、分割出願が存在する場合、現時点では「バネ」についてしか権利化されていなかったとしても、その後「ゴム」や「弾性体」を請求項とした分割出願がされるかもしれません。
そして、分割出願がされた場合、出願日は原出願の出願日まで遡及します。そのため、他社は「バネ」のみならず、「ゴム」やその他の弾性体についての実施も控える可能性が高くなるでしょう。
また、分割出願は必ずしも二段階（原出願と子どもである分割出願）に留まらず、子どもである分割出願がさらにその子どもである分割出願（原出願の孫）を作ることもできます。そして、原出願が仮に無効になったとしても、これに連動して分割出願が無効になるとは限りません。つまり、新たに権利となり得るものがいつまでも存在する状態となり、他社にとっては脅威となります。
そもそも、特許は出願時点では、「豆腐」のようにある程度柔軟に形を変えられる状態です。その後、これが権利化されると「石」のように形を変えられない状態になります。
形が変えられない状態となったほうが安泰であるように感じるかもしれませんが、形が変えられないということは、他社が設計変更によりこの範囲を逃れやすくなるということでもあります。
そこで、より強い牽制とするためには、重要な案件については常に分割出願を残しておくことが有効な戦術といえます。
分割出願戦略の注意点
分割出願戦略には、注意点も存在します。ここでは、主な注意点を2つ解説します。
- 分割出願ができる期間には制限がある
- 非常に高度な戦略と特許制度への理解が必要になる
分割出願ができる期間には制限がある
分割出願は、いつまでもできるわけではありません。分割出願ができる期間は、原則として原出願について補正ができる期間中のみです。
ただし、特許査定や拒絶査定が確定した場合であっても、一定期間は分割出願をすることができます。なお、期間内であっても登録料を納付してしまうと分割出願ができなくなるため注意が必要です。
非常に高度な戦略と特許制度への理解が必要になる
分割出願は特許に関してフレキシビリティを残す唯一ともいえる方法であり、非常に利用価値の高い戦略です。そのため、特に重要な技術については、分割出願戦略を有効に活用すべきでしょう。
しかし、分割出願戦略には非常に高度な知識や戦略策定力が必要であり、自社だけで行うのはハイリスクです。そのため、分割出願戦略を練ろうとする際には、分割出願の経験が豊富な弁理士のサポートを受ける必要があるでしょう。
分割出願戦略に対応できる弁理士の探し方
分割出願を使いこなすには、高度な知識や豊富な経験に加え、戦略・戦術的な思考も必要です。そのため、すべての弁理士が効果的な分割出願戦略の立案や実行ができるわけではありません。「外科医であるからといって、すべての外科医が脳腫瘍の除去手術ができるわけではない」ことと同様であると考えると、イメージがしやすいでしょう。
では、分割出願戦略に対応できる弁理士は、どのように探せばよいのでしょうか？最後に、弁理士の探し方について解説します。
- 知財セミナーやイベントに参加する
- インターネットを利用する
- 信頼できる人物から紹介を受ける
知財セミナーやイベントに参加する
1つ目は、知財セミナーやイベントに参加することです。知財セミナーやイベントに参加して登壇者にコンタクトを取ることで、少なくともそのセミナーなどのテーマに強みを有する弁理士と出会うことが可能です。
ただし、セミナーなどに登壇している弁理士であるからといって、必ずしも分割出願戦略に対応できるとは限りません。そのため、これはあくまでもきっかけとして考えるべきでしょう。
その後、その弁理士に単発で相談を行い、弁理士の思考などをよく観察したうえで、分割出願戦略のパートナーとなり得るか否かを見極めるステップが必要です。
インターネットを利用する
2つ目は、インターネットを利用して探すことです。
検索の結果、分割出願戦略に関するブログ記事や論文などが見つかった場合には、その弁理士は分割出願戦略にある程度の強みを有していることが分かります。
また、口コミなどが投稿されている場合には、これにも目を通すとよいでしょう。口コミは必ずしも真実とは限らないものの、一定の参考にはなります。
とはいえ、インターネット上の情報だけで依頼を決めることはおすすめできません。知財セミナーなどをきっかけとして出会った場合と同様に、まずは単発で相談をして力量や思考を見極めたうえで最終的な依頼を検討することをおすすめします。
信頼できる人物から紹介を受ける
3つ目は、信頼できる人物から紹介を受けることです。
分割出願戦略など高度な知財戦略の立案・実行を弁理士に依頼している知人がいる場合、その人物から弁理士の紹介を受けるとよいでしょう。実際に依頼している人物からの紹介であれば、高度な戦略に対応できる信頼できる弁理士と出会いやすくなります。
また、紹介を受けた弁理士が万が一分割出願戦略に対応できない場合であっても、紹介者との関係性がある以上、弁理士同士の人的ネットワークを使って対応できる弁理士を紹介してくれる可能性も期待できます。
まとめ
分割出願戦略の概要やメリット、注意点などを解説しました。
分割出願戦略とは、原出願の子どもにあたる分割出願をすることで、特許の請求範囲をフレキシブルに変化させる戦略です。分割出願を使いこなすことで他者への強い牽制となるほか、発明の保護対象を拡大することが可能となります。そのため、特に重要な発明については、分割出願の余地を残しておくべきでしょう。
しかし、分割出願戦略の策定には特許制度への理解のみならず、高い戦略策定力も必要となり、自社だけで行うことは容易ではありません。そのため、分割出願に対応できる弁理士のサポートを受けることをおすすめします。
中辻弁理士事務所では高い戦略策定力を自負しており、分割出願戦略にも強みを有しています。分割出願戦略など自社に合った知財戦略を検討し技術の未来をともに切り開くパートナーをお探しの際には、中辻特許事務所までお問い合わせください。
