他社の特許権を侵害しないためには、侵害予防調査が重要です。
他社の特許権を侵害すると、突如として「警告」を受ける事態が生じます。このような場合に、他社からライセンスを受けることができる保証はなく、差止請求、損害賠償請求が提起され、自社の事業を継続できない可能性があります。
では、特許侵害予防調査は、どのような流れで行えばよいのでしょうか？また、特許侵害予防調査の結果、自社の技術と抵触し得る危険な特許が見つかった場合には、どのように対処すればよいのでしょうか？
今回は、特許侵害調査の概要や一般的な流れ、危険な特許が見つかった場合の対応などについて、弁理士がくわしく解説します。
特許侵害予防調査とは
特許調査には目的ごとにさまざまな種類があり、そのうちの一つが「特許侵害予防調査」です。特許侵害予防調査とは、自社が技術開発などを進めるにあたって、これに抵触する他者の特許権がないかどうかを確認する調査を指します。
なお、他の特許調査には次のものなどが存在します。
- 技術動向調査（技術収集調査）：研究開始時や途上において、研究テーマに関連する公知技術があるかどうかを調べる調査
- 先行技術調査（出願前調査）：特許出願前に、同様の発明が他者によってすでに出願されていないかどうかを調べる調査
- 無効資料調査（公知例調査）：他者の特許権を無効とできる証拠資料を調べる調査
他者の特許権を侵害するとどうなる？
他者の特許権を侵害した場合、さまざまな法的措置の対象となります。ここでは、特許権を侵害した場合における主な法的措置を紹介します。
なお、刑事罰以外の法的措置は、故意でなかった（抵触する権利の存在を知らなかった）からといって免責されるものではありません。また、特許法には、侵害の存在をもって過失の存在を推定する規定が置かれています（特許法103条）。
つまり、特許侵害予防調査が甘く抵触する権利の存在に気付けなかった場合であっても、原則として差止請求や損害賠償請求などの対象になるということです。
差止請求がなされる
他者の特許権を侵害した場合、権利者から差止請求がなされる可能性が生じます。
差止請求とは、侵害行為をやめるよう求めるものです。併せて、侵害行為によって組成した物の廃棄や侵害行為に供した設備の除却など、侵害の予防に必要な行為を求められる可能性もあります。
損害賠償請求がなされる
他者の特許権を侵害した場合、損害賠償請求がなされる可能性が生じます。損害賠償請求とは、不法行為（特許権侵害）によって生じた損害を金銭の支払いで償うことを求めるものです。
損害賠償請求をするためには、原則として相手方に故意または過失があることや相手方の行為によって生じた損害額などを立証しなければならず、これが請求する側にとってのハードルとなります。
しかし、先ほど解説したとおり特許法には侵害があったことをもって過失を推定する旨の規定が置かれているため、請求側は侵害の事実のみを立証すればよく、過失の立証までは必要ありません（同103条）。また、損害額を推定する規定も置かれており、この点でも請求のハードルは引き下げられています（同102条）。
この規定により、損害額は次の方法などで算定できることとされています。
- 逸失利益額をベースとして損害額を算定する方法
- 侵害者が得た利益額を損害額とする方法
- ライセンス料相当額を損害額とする方法
実際に自社が特許権侵害をされて損害賠償請求をしたい場合や、他社から特許権侵害を理由に損害賠償請求をされてお困りの際などには、弁理士などの専門家へご相談ください。
信用回復措置請求がなされる
特許権の侵害によって他者の業務上の信用を害した場合には、信用回復措置請求の対象となります。信用回復措置請求とは、権利者の業務上の信用を回復するための措置を求めることです。
具体的には、新聞などへの謝罪広告の掲載などが求められることが多いでしょう。
刑事罰の対象となる
他者の特許権を故意に侵害した場合、刑事罰の対象となります。特許権侵害の刑事罰は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科です（同196条）。
ただし、法人が業務の一環として特許権侵害をした場合には、行為者である自然人が罰せられるほか、法人も3億円以下の罰金刑の対象となります（同201条1項）。
なお、「故意」であるかどうかを外部から窺い知ることは容易ではありません。そこで、特許権侵害が疑われる場合、まずは権利者から内容証明郵便で侵害警告書などが送付されることが一般的です。
内容証明郵便とは、「誰から誰に、どのような内容に文書が送られたのか」の記録が残る郵便です。少なくともこの警告書を受け取った時点では侵害の可能性を認識したと判断され得ることから、警告書を受け取ってもなお侵害行為を続けた場合には刑事罰の対象となる可能性が高くなります。
他者から特許権侵害警告が届いてお困りの際には、できるだけ早期に弁理士へご相談ください。
特許侵害予防調査はいつ行う？
特許侵害予防調査は、どのようなタイミングで行えばよいのでしょうか？ここでは、特許侵害予防調査をするべき主なタイミングを紹介します。ただし、特許侵害予防調査後に新たな特許出願や特許権が発生する可能性があるため、定期的に継続して調査を行うことが重要です。
- 新製品・新サービスの開発をする時
- 既存製品・既存サービスの改良をする時
- 海外の製品やサービスを日本に導入する時
新製品・新サービスの開発をする時
新製品や新サービスの開発をする際は、特許侵害予防調査をするべきです。
特許侵害予防調査をしないまま開発を進めてしまい、開発がある程度進んでから他者の権利に抵触することに気付く事態となれば、そこまでに要した期間やコストが無駄なものとなりかねないためです。初期に調査をしておくことで早期に対処法を検討することが可能となり、無駄を抑えやすくなります。
また、開発が長期にわたる場合には、開発期間中も定期的に侵害予防調査をすることをおすすめします。特許権には先願主義が採られており、開発の前後ではなく出願の前後で特許権を受けられるか否かが判断されるためです。開発を始めた段階では抵触する権利がなかったとしても、自社が開発を進めている期間中に出願される可能性はゼロではありません。
なお、製品の完成には至っていなくとも、ある程度発明が形になった段階で可能な限り特許出願しておくことをおすすめします。具体的なタイミングや出願の戦略などは、弁理士へご相談ください。
既存製品・既存サービスの改良をする時
既存の製品や既存のサービスを改良しようとするにあたっては、特許侵害予防調査をすることをおすすめします。改良に必要な発明が他者に権利化されている可能性があるためです。
開発時には関連する特許権がなかったとしても、その後他者によって権利化されている可能性は否定できません。
海外の製品やサービスを日本に導入する時
見落としがちであるものの、海外の製品やサービスを日本で新たに導入しようとする際も特許侵害予防調査は必要です。特許権は国ごとに設けられている制度であるためです。
たとえば、アメリカで適法に流通している製品を新たに日本で導入する場合、その製品に使われている技術について日本では他者に特許権を取得されていれば、これをそのまま流通させると特許権侵害となります。このように、たとえ海外で適法に流通している製品であっても、日本では他者の権利を侵害する可能性が否定できません。
特許侵害予防調査の基本的な流れ
特許侵害予防調査は、どのような流れで行えばよいのでしょうか？ここでは、特許侵害予防調査の基本の流れを紹介します。
なお、特許侵害予防調査は「Google検索」のように感覚的に行えるものではなく、自社だけで行うことは容易ではありません。見落としが生じたてトラブルに発展しないためにも、特許侵害予防調査は弁理士に依頼して行うことをおすすめします。
- 技術要素を解析し実施態様を確定する
- 検索式など具体的な調査方法を検討する
- スクリーニングしクレームを精査する
- 調査結果の記録を残す
技術要素を解析し実施態様を確定する
はじめに、技術要素を解析したうえで、実施の態様を確定します。
自社が実施を検討している技術や実施の態様があいまいであれば、的確な侵害予防調査は不可能です。そこで、はじめに実施行為や実施の態様を明確としなければなりません。
これらを確定させることで、調査すべき技術の範囲が明確となるほか、明らかな公知技術を除外するなど効率的な調査が可能となります。
検索式など具体的な調査方法を検討する
明確となった技術要素や実施態様を踏まえ、検索式など具体的な調査方法を検討します。検査式などに問題があると調査に漏れが生じるおそれがあるため、ここは特に専門性が問われる部分です。
なお、弁理士に調査を依頼した場合であっても、この段階からすべてを「丸投げ」できるわけではありません。調査すべき技術範囲をもっとも理解しているのは事業者様であるため、弁理士が提案する検索式の案をともに検討し齟齬がないよう調整を行うこととなります。
スクリーニングしクレームを精査する
検索式や具体的な調査方法が決定したら、これをもとに調査を行います。
調査では、調査の母集団を洗い出したうえで、適宜スクリーニングをする形で進行します。抵触する可能性がある広報が見つかった場合にはこれをさらに読み込み、クレーム（特許請求の範囲）の文言などを精査します。
調査結果の記録を残す
最後に、調査結果の記録を残します。
侵害予防調査は、後日範囲を広げて再調査すべき必要が生じることも少なくありません。調査時に的確な記録を残すことで、再調査の必要性が生じた際に同じ部分について再度調査すべき無駄を避けられます。
特許侵害予防調査で危険な特許が見つかった場合の主な対応
特許侵害予防調査で、自社の製品化にあたって抵触し得る危険な特許が見つかった場合には、どのように対処すればよいのでしょうか？対処の主な選択肢を3つ紹介します。
- 設計を変更する
- 対抗特許を取得してクロスライセンス契約に持ち込む
- ライセンス許諾を目指す
設計を変更する
1つ目の選択肢は、設計を変更することです。
抵触する技術を容易に回避できる場合には、設計変更が有力な選択肢になります。また、クロスライセンス契約の締結など他の選択肢がとれない場合において製品化を進める必要があるのであれば、設計変更を検討するほかないでしょう。
対抗特許を取得してクロスライセンス契約に持ち込む
2つ目の選択肢は、対抗特許を取得してクロスライセンス契約に持ち込むことです。クロスライセンス契約とは、特許権の権利者双方が互いに相手方の特許権を利用できるように締結するライセンス契約です。
自社が実施したい特許権をB社が有していることが判明した場合、B社にとって利用価値の高い特許を自社が取得したうえで、クロスライセンス契約に持ち込むことが有力な選択肢となります。
ライセンス許諾を目指す
3つ目の選択肢は、ライセンス許諾を目指すことです。もっともシンプルな解決方法は、権利者にライセンス料を支払うことで実施許諾を受けることです。
ただし、回避が困難な技術であるほど、権利者から高額なライセンス料を提示される可能性が高くなります。そのため、その特許権の性質を踏まえ、クロスライセンス契約や回避などを含めて慎重に検討する必要があるでしょう。
特許侵害予防調査を弁理士依頼する主なメリット
特許侵害予防調査は、弁理士に依頼して行うのがおすすめです。では、特許侵害予防調査を弁理士に依頼することには、どのようなメリットがあるのでしょうか？主なメリットを3つ解説します。
- 自社で要する時間や手間を削減できる
- 漏れのない的確な調査がしやすくなる
- 侵害の可能性が生じた際も的確なアドバイスを受けやすくなる
自社で要する時間や手間を削減できる
1つ目は、自社で要する時間や手間を削減できることです。
特許侵害予防調査には、調査範囲や検索式の検討などを含めると、多大な手間と時間を要します。また、この後に開発などを控えている以上、調査にさほど時間をかけられないことも少なくないでしょう。
弁理士に依頼した場合、専門知識をもとにスムーズな調査が実現できるうえ、自社で要する時間や手間を大きく削減することが可能となります。
漏れのない的確な調査がしやすくなる
2つ目は、漏れのない的確な調査がしやすくなることです。
特許侵害予防調査に漏れがあれば無駄な開発にリソースを割いてしまうおそれが生じるほか、差止請求や損害賠償請求などの法的措置がなされるリスクも生じます。しかし、特許侵害予防調査を自社だけで的確に行うハードルは、低いものではありません。特許情報の検索には専門知識が必要であるうえ、感覚的に行えるものでもないためです。
弁理士に依頼することで、漏れのない的確な調査が可能となり、知らずに他者の特許権を侵害するリスクを最小限に抑えることが可能となります。
侵害の可能性が生じた際も的確なアドバイスを受けやすくなる
3つ目は、調査をした結果侵害のおそれがある危険な特許が見つかった場合においても、的確なアドバイスを受けられることです。
先ほど解説したように、調査の結果危険な特許が見つかった場合には、回避策の検討やライセンス契約の締結、クロスライセンス契約の締結などを検討することとなります。
しかし、自社だけで交渉に臨んだ場合、権利の内容に見合わない高額なライセンス料を提示されるかもしれません。また、クロスライセンス契約に持ち込もうにも、どのような権利の取得が交渉において有利であるのか、判断するのは困難でしょう。
戦略的な思考を得意とする弁理士に相談することで、調査の結果侵害の可能性が生じた際においても、的確なアドバイスを受けることが可能となります。
まとめ
特許侵害予防調査の概要や一般的な流れ、危険な特許が見つかった際の対応策などについて解説しました。
特許侵害予防調査とは、自社が予定している行為が他者の特許権を侵害する可能性の有無をあらかじめ調査することです。他者の特許権を侵害すれば、たとえ故意ではなかったとしても差止請求や損害賠償請求、信用回復請求などの対象となります。これに加え、投じたコストや時間などが無駄となるリスクも生じます。
そのような事態を避けるため、製品・サービスの開発や改良、海外製品の導入などを検討している場合には、特許侵害予防調査を徹底するべきでしょう。
しかし、特許侵害予防調査を漏れなく的確に行うには専門的な知識が必要であり、自社だけで行うのは容易ではありません。そのため、特許侵害予防調査は弁理士に依頼して行うのがおすすめです。
弁理士に依頼することで、的確な特許侵害予防調査が実現しやすくなるほか、抵触し得る特許権が見つかった場合の対応についてアドバイスを受けることも可能となります。
中辻特許事務所は戦略的思考を活用した知財戦略の立案を得意としており、特許侵害予防調査についても多くのサポート実績があります。特許侵害予防調査を任せられる弁理士や、自社の知財戦略をともに検討できる戦略的思考を有した弁理士をお探しの際などには、中辻特許事務所までお気軽にご相談ください。
